记得十二年前，我在英国伦敦大学亚非学院留学的时候有一位叫Reed的教授讲授英国当下的司法改革，其中一个重要的内容就是减讼，因为，英国民众认为在英国进行诉讼的费用太高了，其中一个办法就是采用调解的方式解决纠纷。我听到后，很有启发，也给Reed教授提供了与英国相反的现实，那就是在中国人们是被鼓励通过司法途径解决纷争。记得有一部“秋菊打官司”在国内上映，就是鼓励人们为了鸡毛蒜皮的事较真。
现在这个在不同法域内出现的相向而行，又一次在专利保护领域出现了。
美国最高法院在2013和2014年发布了3件涉及可专利性主题的案例，颠覆了公众以前对美国专利制度保护主题最为广泛的认知。在这三个案例中一个涉及基因的专利性（Association for Molecular Pathology et al. V. Myriad Genetics), 美最高院发布了一个一致意见，认为“一个自然生成的DNA片段是自然的产物，并不能仅仅因为被人工提纯就成为可授予专利的主题”。该判决完全颠覆了已有的认识，给生物技术产业带来了巨大的震动，同时，由此判决意见，人们同样担心其他生物材料的专利性，例如蛋白质，抗体，抗生素，干细胞等。在此判例发布后，我所代理的一项药物组合物在美国的申请，居然也受到该案例的影响，审查员以该组合物中的两个成分均来自于同一植物，并出现在现有技术公开的提取物中为由，引用上述案例及USPTO根据该案例发布的修改审查指南，认为该药物组合物不是专利保护的主题。对此美最高院的判例，美国各界多有微词，但目前还没有出现改变此判决的新判例。可以想见在近几年该判例会对涉及生物材料的专利保护，乃至化合物的专利保护带来负面影响。
另外两个判例（Mayo Collaborative et al. v. Prometheus Laboratories; Alice Corp. V. CLS Bank) 则涉及与计算机软件相关的方法专利申请。在Mayo案例（2012）中，权利要求涉及一种方法，包含以下步骤：让病人服用一种药物，然后测量该药物的代谢产物；当该测量值高于一个特定值时，则减少该药物的使用量；当该测量值低于一个特定值时，则加大该药物的使用量。经过联邦地区法院，联邦巡回上诉法院审理后，该案被美最高院提审并推翻了巡回上诉法院的判决，认为涉案的方法属于自然法则，因此，不符合35U.S.C 第101条对可专利性的要求。Mayo 案中，美最高院确立了一种评估专利性的两步法：1、判断权利要求是否属于不应授予专利权的主题，如自然法则、自然现象、以及抽象概念；2、如果是的话，则判断权利要求中是否包含其他内容以使该权利要求的主题产生极大影响从而使其具有可专利性。 另一判例则更像一种商业方法。Alice 案（2014）中的权利要求涉及一种在当事方之间交换债务的方法，每一方在一交换机构拥有一个债权记录与债务记录，该债权记录与债务记录用于交换预先确定的债务，而该方法包括以下步骤：（1）为每一利益相关方创设一个影子债权记录与一个影子债务记录，并由交换机构的一个监督机构独立持有；（2）从每一交换机构为每一影子债权记录与影子债务记录获取一天开始时的平衡表；（3）对于导致债务交换的每一笔交易，监督机构相应调整每一相关当事方的影子债权记录与影子债务记录，只有当该交易在任何时候都不会导致影子债务记录的价值小于影子债权记录时，才允许其发生，而前述调整按时间先后进行；并且（4）在一天结束时，监督机构指示交换机构根据前述对被允许之交易的调整而对各当事方的债权记录与债务记录进行债权与债务的交换，该债权与债务是不可撤销的，因时间差所产生的债务由交换机构承担。
美最高院援引了Mayo 案的判断方法，同时认为Alice案中涉及的权利要求指向的是一种不可专利的概念，即关于第三方居中结算（intermediated settlement）的抽象思想，而通用性计算机应用（generic computer implementation）并不符合将抽象思想转换为可专利发明的要求；Bilski案（Bilski v. Kappos）（ 2010）已经阐明：纯粹描述商业方法（a method of doing business）的权利要求并不符合《专利法》第101条规定的“方法”（process）。
上述案例发布后，USPTO在审的商业方法和电子商务方法专利申请的通过率大幅降低。
反观中国专利局的审查实践，从专利制度设立之初到目前，保护主题有了较大的变化。
中国1985年生效的第一部专利法对化合物、药品、食品不给予专利保护，后来在国外的强大压力下，专利法第一修改时将这些都纳入了保护范围，这其中就涉及到首次从自然界中分离得到的化合物或者微生物菌种的专利性问题。当时，中国的立法部门、实务界、学术界通常都是采用美国的判例来释明这些主题可专利性的理由。当然，中国的专利保护主题并没有沿着美国的足迹走得那样远，而是小心翼翼地以满足国际大环境的需求以及加入WTO的要求而定，并没有像美国那样对转基因动物（哈佛鼠）、商业方法（亚马逊一次点击）乃至疾病的诊断和治疗方法通通给予专利保护的机会。
从上面美国最高院的判例看，似乎美国的实践已经转向了，已经收紧了可专利的主题或是提高可专利主题的门槛。可以说，中国对首次从自然界分离出来的物质的专利保护已经超过了美国，但中国是否也会跟随美国的变化，提高可专利主题的门槛还不得而知。
